2) новизна;
3) различительная способность;
4) регистрация знака в установленном порядке.
Указанные критерии охраноспособности могут быть выведены из норм Закона РФ о товарных знаках, однако прямо в указанном документе не закреплены. Представляется, что с включением признаков товарного знака в его понятие последнее стало бы более полно и четко отражать сущность рассматриваемого обозначения. Кроме того, в этом случае понятийный аппарат, относящийся к охране товарных знаков, будет приближен к понятийному аппарату, связанному с охраной объектов патентного права.
Наконец, в формально-логическом определении рассматриваемого объекта необходимо отразить более четкое указание на правовой статус субъектов права на товарный знак.
С учетом приведенных соображений определение понятия товарного знака в настоящее время можно сформулировать следующим образом. Товарный знак (знак обслуживания) это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического лица или физического лица предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц предпринимателей.
Рассмотрим подробнее признаки товарного знака.
В качестве родового критерия товарного знака из легального определения данного объекта можно выделить условное обозначение. Условное обозначение является своего рода символом, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или в сопроводительной документации, и заменяет собой подчас длинное и сложное название изготовителя товара.[77] Товарный знак есть условное обозначение в первую очередь потому, что он является чем-то извне приданным товару, а не составляет часть его самого. Поэтому товарным знаком не будет считаться помещение на изделии полных сведений, касающихся изготовителя товара, указывающих на время, место его производства и т. д. Вместо таких сведений и употребляется условное обозначение, способное привлечь покупателей.
Нужно отметить, что, в отличие от других видов собственных имен, выполняющих в основном функции обозначения, особую роль в семантической структуре товарного знака играет принцип «двуплановой семантики». Ведь товарный знак не только обозначает данный вид товара, но и вызывает ассоциации со значениями других слов (например, товарный знак шоколадной смеси «Wish» (желание) не только обозначает эту смесь, но и вызывает желание испробовать ее).[78] Чем положительнее подобные ассоциации, тем лучше товарный знак выполняет свою основную функцию привлечение покупателя.
Заметим, что дореволюционные цивилисты в качестве родового критерия товарного знака использовали понятие «наружная отметка», по сути, тождественное термину «условное обозначение». Например, Г. Ф. Шершеневич под товарным знаком понимал те наружные отметки, которыми купец стремится отличить в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца.[79]
В отечественной литературе в качестве родового критерия товарного знака вместо термина «обозначение» предлагалось использовать термин «знак». Авторы данной точки зрения (В. М. Сергеев в своих ранних работах, Е. А. Ариевич),[80] по всей видимости, исходили не только из требований терминологического единообразия, но и из законов семиотики, которая оперирует исключительно термином «знак». Однако, учитывая, что законодательство с 1974 г. при формулировке понятия товарного знака оперирует термином «обозначение» в качестве признака товарного знака, такое решение вопроса представляется нецелесообразным. Критерий «условное обозначение» несет соответствующую смысловую нагрузку, что позволяет выделить товарные знаки из всего многообразия знаков.
Отметим, что в международных соглашениях в качестве родового признака товарного знака иногда используется понятие «символ». Например, в соответствии со ст. 15 (1) Соглашения TRIPS товарным знаком может быть признан любой символ или комбинация символов, служащих для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способных составить товарный знак. При этом страны-участницы могут в качестве условия регистрации выдвигать требование о том, что знак должен восприниматься зрительно. Заметим, что в российском законодательстве подобное требование отсутствует, что позволяет регистрировать в качестве товарных знаков звуковые, обонятельные и другие нетрадиционные обозначения.
Кроме того, что товарный знак должен представлять собой условное обозначение, он обязан обладать новизной, выражающейся в отличии товарного знака от известных обозначений, вошедших в торговый оборот.
Как отмечалось, легальное определение товарного знака не содержит прямого указания на новизну знака как критерий его охраноспособности. Вместе с тем, с точки зрения действующего законодательства (п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), новыми будут считаться такие условные обозначения, которые не являются тождественными или сходными до степени смешения: а) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; б) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров; в) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями. Кроме того, условное обозначение, заявленное к регистрации, не должно быть тождественным охраняемому в РФ фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках).
Исследование приведенных норм позволяет сделать вывод о специфике признака новизны товарного знака по сравнению с требованием новизны, предъявляемым к объектам патентного права.
Во-первых, при экспертизе новизны товарных знаков учитываются лишь ранее заявленные или зарегистрированные в РФ обозначения. Регистрация товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного обозначения товарным знаком в нашей стране. Исключением из данного правила являются общеизвестные товарные знаки, в отношении которых установлен специальный правовой режим.
Заметим, что обозначению, отвечающему признаку новизны, может быть отказано в регистрации либо произведенная регистрация будет признана недействительной из-за несоответствия знака другим требованиям Закона РФ о товарных знаках. Однако, на наш взгляд, указанные основания для отказа в регистрации не всегда применяются правомерно. Например, решением Апелляционной палаты, подтвержденным впоследствии решением арбитражного суда г. Москвы, была признана недействительной регистрация товарного знака «Paklan» на имя АО «Московское патентное бюро». Формально указанная регистрация отвечала всем установленным критериям охраноспособности (в том числе признаку новизны), ибо немецкая фирма Paklan GmbH, представившая возражение в Апелляционную палату, имела правовую охрану спорного обозначения лишь на территории ряда зарубежных стран (Германии, Австрии, Франции и др.). Вместе с тем Апелляционной палатой и судом было установлено, что регистрация знака вне территории РФ на имя другого владельца повышает вероятность введения потребителя на территории России в заблуждение относительно изготовителя, поскольку может вызвать у потребителя отношение к товарам, маркируемым знаком «Paklan», как к товарам немецкой фирмы.[81] Как видно, приведенные решения противоречат закрепленному в Законе РФ о товарных знаках критерию новизны. Полагаем, что в рассматриваемой ситуации суд в первую очередь должен был исходить из факта нарушения АО «Московское патентное бюро» антимонопольного законодательства, выражающегося в недобросовестной конкуренции. Однако данный аспект в арбитражном суде должной оценки не получил.
Во-вторых, новизна знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен. Таким образом, новизна знака не означает неизвестности обозначения вообще, а заключается в том, что определенный товар ранее такого обозначения не имел. В связи с этим новизна обозначения определяется не относительно всех использующихся товарных знаков, а лишь в пределах обозначений, применяемых в отношении однородных товаров. В литературе это правило получило название «принцип специализации знака».[82] При сопоставлении знаков с целью определения новизны заявленных обозначений учитываются лишь те, которые используются для обозначения такого же вида товаров.
В-третьих, вопрос новизны знака может быть предрешен оригинальностью исполнения обозначения, ибо в качестве товарных знаков, наряду с абсолютно новыми словами и изображениями, могут быть зарегистрированы используемые знаки, но выполненные в оригинальной графической манере либо являющиеся новыми в иной сфере применения.
В-четвертых, новизна товарного знака означает, что среди известных обозначений отсутствуют не только идентичные ему обозначения, но и сходные, т. е. совпадающие с ним лишь частично. Новизна устанавливается путем сопоставления с зарегистрированными или заявленными к регистрации обозначениями, а также с охраняемыми в РФ в силу международных договоров.
Наличие в коммерческом обороте тождественного обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Отметим, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).
Значительно труднее оценить новизну при наличии в обороте лишь сходного обозначения.[83] Нужно подчеркнуть, что Закон РФ о товарных знаках понятие сходства исчерпывающим образом не раскрывает. Однако в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 14.4.2) указаны ориентиры для решения данного вопроса: обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из этого следует, что «совпадение отдельных элементов обозначения само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака».[84]
Наличие в коммерческом обороте тождественного обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Отметим, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).
Значительно труднее оценить новизну при наличии в обороте лишь сходного обозначения.[83] Нужно подчеркнуть, что Закон РФ о товарных знаках понятие сходства исчерпывающим образом не раскрывает. Однако в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 14.4.2) указаны ориентиры для решения данного вопроса: обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из этого следует, что «совпадение отдельных элементов обозначения само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака».[84]